Le licencié simple ne peut pas exercer l’action en référé spécial réservée aux personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon, dont il ne fait pas partie.
L’action en contrefaçon obéit à certaines règles procédurales strictes dont la méconnaissance est source de déconvenues. Le titulaire de la marque est, naturellement, le titulaire de l’action ; toutefois, l’action en contrefaçon peut également être exercée par le licencié exclusif si le titulaire du droit n’agit pas à condition toutefois que le contrat de licence n’interdise pas au licencié d’exercer cette action (art. L.716-5 al.2 du CPI).
Le licencié « simple », quant à lui, peut se joindre à l’action en contrefaçon exercée par le titulaire du droit, pour obtenir réparation de son propre préjudice.
Le code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure spéciale de référé (art. L. 716-6 du CPI) en cas d’atteinte manifeste aux droits sur la marque permettant le prononcé de mesures provisoires destinées à empêcher une atteinte imminente aux droits, ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.
Le texte prévoit que cette action peut être exercée par toute personne pouvant agir en contrefaçon ; la décision commentée apporte des éclaircissements sur ce point.
Dans cette affaire, deux sociétés, le titulaire d’une marque, d’une part, et la société licenciée non exclusif de la marque, d’autre part, avaient saisi le juge des référés et sollicité des mesures d’interdiction sous astreinte. La Cour d’appel de Paris déclara le licencié irrecevable en sa demande appliquant la lettre de l’article L.716-6 du CPI.
Le texte ouvre en effet l’action à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » ; or, le licencié non exclusif ne peut pas agir en contrefaçon mais simplement se joindre à l’action en contrefaçon exercée soit par le titulaire de la marque, soit par le licencié exclusif sous certaines conditions, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par conséquent, n’étant pas titulaire de l’action en contrefaçon, le licencié simple ne peut pas exercer l’action en référé spécial réservée aux personnes ayant qualité pour agir en contrefaçon, dont il ne fait pas partie. Il lui reste toutefois la possibilité d’agir en référé sur le fondement de la concurrence déloyale, s’agirait-il des mêmes faits que ceux que le titulaire de la marque peut faire valoir.
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