Usage de la marque sous une forme modifiée et risque de déchéance

La déchéance d’une marque est encourue lorsque son titulaire n’en fait pas un usage sérieux, cet usage pouvant porter sur un signe modifié pour autant que cela n’altère pas son caractère distinctif.

Dans cette affaire, une société avait engagé une action en déchéance d’une marque antérieure identique à celle qu’elle avait ultérieurement déposée.

La Cour d’appel ayant rejeté son action, un pourvoi a été formé faisant grief à l’arrêt de ne pas avoir caractérisé l’usage sérieux de la marque de nature à empêcher la déchéance.

L’arrêt est rendu au visa de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage : b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif »

La Cour fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté l’action en déchéance sur la base de motifs ne permettant pas de caractériser un usage sérieux de la marque, y compris sous sa forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, pendant une période de cinq ans précédant la date depuis laquelle la déchéance est demandée. En effet, les juges d’appel avaient retenu que les documents produits par le titulaire de la marque dont la déchéance était sollicitée établissaient un certain chiffre d’affaires ce qui ne suffisait pas à établir l’usage sérieux. En effet, il convient de caractériser en particulier l’usage du signe en tant que marque. Surtout, le chiffre d’affaire retenu visait la vente de produits sous une dénomination ainsi que sous une seconde dénomination assimilable à l’usage sous une forme modifiée pour autant que cela soit caractérisé ce qui n’était pas le cas dans l’arrêt infirmé.