Défaut de distinctivité de la marque, contrefaçon et nullité

On le sait, pour constituer une marque valable, le signe doit présenter un caractère distinctif, ce qui exclut donc les signes nécessaires, génériques ou usuels.

On le sait, pour constituer une marque valable, le signe doit présenter un caractère distinctif, ce qui exclut donc les signes nécessaires, génériques ou usuels. Cette condition est examinée par l’INPI lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement. Toutefois, quand bien même la marque serait enregistrée, son caractère distinctif peut être contesté par la voie judiciaire, et le juge peut prononcer la nullité de la marque si ce caractère fait défaut.

Aussi, ce n’est pas parce qu’on dispose d’un titre que la validité de celui-ci ne peut pas être contestée ensuite ; cela est fréquemment invoqué par le défenseur à une action en contrefaçon qui cherche à contester la validité du titre fondant l’action. En l’espèce, le titulaire d’une marque, qui agissait en contrefaçon en raison du dépôt et de l’usage d’un signe similaire à sa marque, se voyait opposer par le défendeur à l’action, la nullité de sa marque pour défaut de distinctivité. Un tel argument est classique.

La Cour d’appel rappelle, en premier lieu, qu’une marque est (ou non) distinctive, mais ne saurait être fortement ou faiblement distinctive, comme l’a décidé à tort le Tribunal de grande instance. On se félicitera d’un tel rappel des principes. Examinant ensuite la question de la contrefaçon de la marque, la Cour rappelle qu’une marque doit être arbitraire, ce qui exclut notamment les signes ou dénominations qui sont, soit exclusivement la désignation du produit ou du service, soit pouvant servir à en désigner une caractéristique. En l’espèce, la marque « DECO-BETON » est considérée par la Cour comme n’étant pas distinctive pour désigner du béton ciré. Cette décision, qui revient sur quelques principes essentiels, nous rappelle l’importance d’être assuré de la distinctivité de sa marque avant d’engager une action en contrefaçon au risque, sinon, d’échouer dans son action mais aussi de voir la nullité de la marque prononcée …