Cession internationale de marques et portée des engagements du cessionnaire

Le principe de territorialité qui gouverne le droit des marques limite la protection de celles-ci aux territoires où elles sont enregistrées.

Ce qu’il faut retenir : Le principe de territorialité qui gouverne le droit des marques limite la protection de celles-ci aux territoires où elles sont enregistrées.

Pour approfondir : Les contrats de cession de marques doit être rédigés avec le plus soin, en particulier lorsque, comme en l’espèce, ne sont concernées par la cession qu’une partie des marques composant le portefeuille du cédant, ainsi que l’illustre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2017.

Dans cette affaire, un contrat de cession de marques avait été conclu entre la tête d’un réseau de distribution et son distributeur pour la Corée du sud. Le contrat portait sur les marques M détenues par le cédant en Corée du Sud en vue de leur exploitation par le cessionnaire sur le territoire de cet Etat.

Le contrat était soumis au droit français et soumettait toutes les contestations relatives à sa validité, son exécution et sa réalisation à la compétence des juridictions françaises.

Or, le cédant avait pris connaissance de la tentative d’enregistrement, par le cessionnaire, de marques identiques à celles cédées en dehors du territoire de la Corée du Sud et de la commercialisation de produits revêtus desdits marques. Il saisit alors les juridictions françaises en faisant grief au cessionnaire d’avoir méconnu les restrictions territoriales de l’acte de cession. La compétence des juridictions françaises était contestée.

La Cour d’appel de Lyon a considéré que la demande dont elle était saisie tend à voir ordonner de cesser toute utilisation de l’ensemble des marques M en dehors de la Corée du Sud. Or, la clause attributive de compétence doit s’interpréter strictement et ne concerne que les contestations relatives au contrat de cession des marques M enregistrées en Corée du Sud. La Cour rappelle également le principe de territorialité : la marque protégée dans le cadre d’un contrat international de cession est celle enregistrée auprès des autorités compétentes de l’état concerné.

Il en résulte, selon les juges, que la cession ne concerne pas les autres marques enregistrées par le cédant au sein d‘autres Etats que la Corée du Sud et que celui-ci ne peut, par le biais du contrat de cession, se prévaloir d’une protection internationale des marques. En outre, le contrat ne comportait aucun engagement de ne pas faire interdisant au cessionnaire de faire quoique ce soit en dehors du territoire de la Corée du Sud. Or, précisément, les actes reprochés concernaient d’autres territoires et donc d’autres droits de propriété intellectuelle. La Cour considère que la clause attributive de juridiction n’a pas vocation à s’appliquer et que le litige doit être réglé selon les dispositions de l’article 6 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis.

La solution aurait pu être différente si le contrat avait comporter des stipulations à la charge du cessionnaire relatives aux engagement souscrits par ce dernier en dehors du cadre strict de la cession de marques proprement dites et, en particulier, des engagement de ne pas faire sur d’autres territoires que ceux dans lesquels les marques cédées étaient enregistrées. L’occasion d’insister sur la nécessité de rédiger avec soin ce type de contrat complexe.

A rapprocher : Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012