Les formalités auprès de l’INPI liées à la cession d’une marque sont essentielles

De l’enjeu des formalités post-cession de marque : être titulaire d’une marque est une chose, pouvoir s’en prévaloir une autre.

Ce qu’il faut retenir : De l’enjeu des formalités post-cession de marque : être titulaire d’une marque est une chose, pouvoir s’en prévaloir une autre.

Pour approfondir : Dans cette affaire, une société a vu son action en contrefaçon échouer (plus spécifiquement être déclarée irrecevable) faute de pouvoir justifier de ses droits sur celle-ci. Elle prétendait en effet être devenue titulaire de la marque suite à deux cessions successives ; en particulier, elle indiquait que la marque avait fait l’objet d’un premier contrat de cession en faveur de la personne qui, dans un second temps, la lui aurait transmis aux termes du second acte de cession. Ces actes furent ensuite inscrits auprès du registre national des marques tenu par l’INPI. Cette formalité vise, on le rappelle, à rendre la cession opposable aux tiers à compter de son accomplissement et, en conséquence, à porter à la connaissance des tiers le changement de titulaire.

En l’espèce, aucuns desdits actes de cession n’étaient datés de telle sorte qu’il convenait de se référer à la date des publications à l’INPI des cessions qui seules pouvaient leur donner date certaine. Or, cette formalité est intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire et la radiation de la société titulaire d’origine, en conséquence la Cour constate qu’à la date de la publication de la première cession, cette dernière n’avait pas la capacité à céder ses droits sur la marque, ce qui bien entendu rejaillit sur la seconde cession qui n’avait pu, juridiquement, intervenir. Aussi, la Cour constate que la société agissant en contrefaçon ne justifie pas de la titularité de ses droits, son action est donc déclarée irrecevable.

La « morale de l’histoire » est donc que l’acte de cession mal rédigé (en particulier non daté) suivi de formalités post-cession auprès de l’INPI effectuées au mauvais moment empêche celui qui se croit légitime titulaire de se prévaloir de ses droits ce qui revient à ne pas disposer de droits. Un acquéreur avisé en valant deux, on ne saurait trop recommander de porter une attention particulière à la rédaction des actes de cession de marque et le suivi des formalités suivant celle-ci pour éviter de graves déconvenues.

A rapprocher : article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle