Preuve de l’usage sérieux pour éviter la déchéance des droits

Pour éviter la déchéance de ses droits sur la marque, son titulaire doit rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci. La constitution d’un dossier efficace est un élément essentiel pour échapper à une sanction radicale.

Ce qu’il faut retenir : Pour éviter la déchéance de ses droits sur la marque, son titulaire doit rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci. La constitution d’un dossier efficace est un élément essentiel pour échapper à une sanction radicale.

Pour approfondir : Lors des procès en contrefaçon, il n’est pas rare que la personne poursuivie se défende en s’attaquant directement à la marque dont on lui reproche la contrefaçon : plus de marque plus de contrefaçon.

A cette fin, la demande en déchéance pour défaut d’exploitation peut s’avérer une arme redoutable. C’est précisément la voie qu’avait choisi la société poursuivie pour faits de contrefaçon dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 décembre 2016.

La déchéance est une sanction spécifique prévue par le Code de la propriété intellectuelle à l’encontre des titulaires de marques inexploitées qui va conduire à la perte des droits exclusifs.

Le signe tombe dans le domaine public et redevient à la disposition de tous.

C’est l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit cette mesure : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

Cette sanction n’est encourue qu’à l’issue d’un délai de cinq années d’inactivité.

Lorsque la marque n’a jamais été exploitée, le délai court à compter de la publication de l’enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ; lorsque la marque a été exploitée et a cessé de l’être, le délai court à compter du dernier acte d’exploitation sérieux.

Si l’usage de la marque est repris après une inexploitation prolongée, la déchéance sera évitée.

Néanmoins, s’il intervient dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande, autrement dit durant une période considérée comme suspecte, il ne permettra pas de tenir en échec la déchéance.

Dans l’arrêt précité, avant de statuer sur l’existence de la contrefaçon, la Cour va examiner la demande de déchéance, les juges vont, en premier lieu, statuer sur la recevabilité de la demande en déchéance et admettre celle-ci, et, en second lieu, sur le bien-fondé de cette demande. L’occasion ainsi de revenir sur deux questions concernant la déchéance d’une marque : qui peut la demander ? Et pour quelles raisons ou comment y échapper ?

Selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « toute personne intéressée » peut demander la déchéance. Afin d‘appliquer ce texte, la jurisprudence exige que le demandeur à l’action justifie d’un intérêt à agir ; ce n’est là que l’application du droit commun de la procédure civile en particulier de l’article 31 du Code de procédure civile.

Le plus souvent, la demande en déchéance est formée par le défendeur à une action en contrefaçon qui va tenter de réduire à néant la marque sur laquelle est fondée la demande en contrefaçon.

Dans ce cas, son intérêt à agir est évident et ne pose pas de difficulté. Il nous faut toutefois préciser que la demande pourra être limitée à une déchéance uniquement pour certains produits et services visés dans le dépôt de la marque, ceux-là mêmes qui sont opposés dans le cadre de l’action principale en contrefaçon, et la demande de déchéance ne pourra s’étendre à l’ensemble de la marque.

En l’espèce, l’intérêt à agir de la personne soulevant la déchéance était évident pour les produits de la classe 18 qui lui était opposés, en revanche il est déclaré irrecevable à agir pour les autres produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée.

La demande peut aussi être formée par voie d’action principale, même si cela est plus rare en pratique. Il conviendra alors, pour le demandeur, d’établir son intérêt à agir et, à cette fin, la Haute Cour a pu préciser : « Le demandeur justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique » (Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-65072). Ainsi, le demandeur devra notamment établir qu’il intervient dans un secteur d’activité proche de celui concerné par les produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque dont la déchéance est demandée. Aussi, toute personne, bien que n’exploitant pas un signe, ayant intérêt à faire lever une entrave au lancement ou au développement de son activité économique, sera jugée recevable à agir en déchéance (par exemple, CA Paris, 23 février 2016, RG n°14/17540). Cette solution est en adéquation avec l’objectif poursuivi par la déchéance qui est de libérer les marques « dormantes ».

Pour échapper à la déchéance, le titulaire des droits sur la marque devra prouver un usage sérieux de celle-ci. Pour cela, il faut rassembler des éléments tangibles sur les conditions d’exploitation et le contact avec la clientèle. De la qualité des pièces versées aux débats va dépendre le maintien des droits.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, le titulaire de la marque produisait des contrats de licence comme preuve de l’usage de sa marque. La Cour rappelle que l’usage peut être le fait du titulaire de la marque directement ou d’un tiers autorisé (un licencié par exemple). Néanmoins, la seule production d’un contrat de licence, sans preuve de la mise sur le marché des produits est insuffisante à établir l’«usage sérieux » au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il conviendra de produire en complément, par exemple : des factures de vente, des catalogues, etc. autant d’éléments qui sont de nature à établir l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt. En l’espèce, faute de preuve d’un usage sérieux, la Cour d’appel va prononcer la déchéance partielle de la marque pour une partie des produits visés au dépôt de la marque.

Les titulaires de marques doivent veiller à évaluer le risque d’une demande reconventionnelle en déchéance avant d’engager tout procès en contrefaçon. A cette fin, il est utile de constituer un dossier rassemblant l’ensemble des éléments de nature à justifier de l’exploitation effective de la marque.

A rapprocher : article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle