Usage de la marque après le terme du contrat : contrefaçon

L’ancien franchisé qui poursuit l’usage de la marque du franchiseur après le terme du contrat de franchise commet des actes de contrefaçon.

L’affaire opposait un ancien franchisé à la tête du réseau de franchise et la société titulaire de la marque exploitée au sein de ce réseau, en raison de la persistance de l’usage de la marque par l’ancien franchisé après le terme du contrat.

Après la cessation du contrat, le franchiseur avait eu connaissance du maintien de la marque au sein de la dénomination sociale du franchisé, comme enseigne mentionnée sur le Kbis, sur un panneau publicitaire à proximité du magasin pour en indiquer la localisation, et sur des devis.

Le tribunal va logiquement déduire de la mention de la marque sur le Kbis de la société poursuivie au sein de la dénomination sociale et comme enseigne l’existence d’une contrefaçon. De même, les juges ont considéré que constituait une contrefaçon de la marque le maintien du panneau publicitaire dont l’ancien franchisé avait connaissance mais qui n’avait effectué aucune démarche pour le faire retirer. En revanche, le tribunal a jugé que le devis, émis quelques jours après le terme du contrat de franchise sur lequel était reproduit la marque du réseau qu’il venait de quitter, ne constituait pas un usage contrefaisant. Les juges se fondent sur la clause du contrat de franchise laissant à l’ancien franchisé un délai de huit jours après le terme du contrat pour supprimer toute référence à la marque.

Cette position est, selon nous, contestable dans la mesure où, en l’espèce, le devis reproduisait non seulement la marque du réseau mais aussi celle du réseau que l’ancien franchisé venait de rejoindre ce qui associait deux marques concurrentes, source d’un préjudice important.

Les faits de contrefaçon étant établis, le tribunal va entrer en voie de condamnation. En premier lieu, concernant le préjudice subi par le franchiseur : ce dernier sollicitait l’application de la clause pénale stipulée dans le contrat de franchise aux termes de laquelle il était prévu une somme forfaitaire par jour de retard dans l’exécution des stipulations prévoyant la cessation d’usage de la marque. Il réclamait à ce titre, au vu du nombre de jours de retard, la somme de 297.750 €. Le tribunal décide de réduire le montant de la clause pénale et d’allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au franchiseur. En second lieu, concernant le préjudice subi par le titulaire de la marque concédée en licence à la tête de réseau, le tribunal alloue la somme de 8.000 euros pour réparer le préjudice moral subi.

Cette décision est l’occasion de rappeler que l’usage par un licencié de la marque concédée hors des limites prévues par le contrat, en particulier des limites temporelles, est une contrefaçon.

A rapprocher : Article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Article L.714-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle