La Cour d’appel de Paris examine les conditions de licéité de l’usage à titre promotionnel par les revendeurs de la marque de leurs fournisseurs.
La société OSCARO, distributeur spécialisé dans la revente sur internet de pièces de rechange automobile via son site OSCARO.COM, a été assignée par la société ROBERT BOSCH – fournisseur de la société OSCARO en pièces de rechanges et titulaire de plusieurs marques internationales et communautaires BOSCH – en contrefaçon et concurrence déloyale au titre de l’usage massif à but promotionnel par le revendeur du nom BOSCH sur son site internet.
La société ROBERT BOSH reprochait parallèlement à la société OSCARO la diffusion massive sur les radios du slogan « en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo ».
Le fabriquant ayant été débouté en première instance de l’intégralité de ses demandes formées en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale, il a interjeté appel du jugement intervenu.
S’agissant de la contrefaçon, la société ROBERT BOSCH considérait pouvoir contourner l’épuisement de ses droits sur sa marque (qui empêche le titulaire d’une marque de s’opposer à la commercialisation de ses produits marqués après les avoir mis une première fois sur le marché) en se fondant sur l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « la faculté reste ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits » ; elle estimait en l’espèce que la reproduction massive de ses marques par la société OSCARO et les slogans publicitaires reprenant sa marque excédaient les limites d’un usage nécessaire et « légitime » de la marque par le revendeur pour les besoins de la promotion de ses produits et tendaient à faire croire à tort au consommateur à l’existence d’un lien commercial entre la société OSCARO et la société ROBERT BOSCH titulaire de la marque alléguée.
La Cour déboute la société appelante.
Elle constate qu’il ne résulte pas de la communication promotionnelle réalisée par la société OSCARO un quelconque risque de confusion « de nature, en particulier, à laisser croire à l’utilisateur (du site internet OSCARO.COM) qu’un partenariat économique serait institué entre les sociétés OSCARO et ROBERT BOSCH ».
Elle constate à ce titre que la société OSCARO (i) se présente clairement comme le simple « revendeur » des produits de la société appelante, (ii) indique systématiquement la provenance des produits et l’identité de ses fournisseurs pour chaque produit proposé à la vente et (iii) reproduit la marque pour désigner de façon générique les pièces automobiles de rechange vendues (pare-brise, rétroviseur, etc…). La Cour considère par ailleurs que le slogan radiophonique « en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo » ne laisse pas entendre davantage l’existence d’un partenariat économique entre les deux entités.
La Cour rappelle en outre que « le droit de revendre des produits marqués licitement acquis, posé à l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, s’étend au droit, pour le revendeur, de faire la promotion des produits marqués et d’utiliser la marque pour les besoins de cette promotion ».
S’agissant de la demande formée au titre du grief de concurrence déloyale, la Cour déboute encore la société appelante qui reprochait notamment à la société OSCARO de faire un usage de sa maque sous forme de « marque d’appel ».
La Cour rappelle à cet égard le principe de libre référence à la marque à des fins promotionnelles, des produits revendus sous la réserve que cette référence ne soit pas un « prétexte » pour en réalité utiliser ladite marque dans le but de promouvoir des produits d’une autre marque et, de manière générale, ses propres activités ; la pratique de la marque d’appel est ainsi constituée lorsqu’un distributeur annonce à la vente des produits d’une marque alors qu’il en détient « un nombre d’exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle ».
Or, la société appelante ne justifie pas l’existence d’une indisponibilité des produits BOSCH, et constate au contraire que leur vente a augmenté de 11 à 16% sur la période de campagne promotionnelle alors que les autres produits ont vu leur vente demeurer constante, voir diminuer.
La Cour a ainsi rappelé les principes et exceptions gouvernant l’usage promotionnel par un revendeur d’une marque apposée sur les produits qu’il commercialise et ayant fait l’objet d’une première mise sur le marché autorisée par son fournisseur.
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